Нововведения в экспертизе заявок на товарные знаки
с позиции действующего законодательства
, патентный поверенный,
начальник юридического отдела и отдела товарных знаков
, патентный поверенный,
начальник отдела промышленных образцов
В 2011 году заявители товарных знаков столкнулись с непривычными документами, приходящими из ФИПС. Из новообразованного отдела обработки заявок на товарные знаки приходят письма без заголовка. Эти письма воспроизводят весь перечень заявленных товаров и услуг и содержат уведомление в стандартной формулировке: «Проанализировав приведённый в заявке на регистрацию ТЗ перечень товаров и/или услуг, сообщаю, что он соответствует требованиям, предъявляемым п. 3 ст. 1492 части IV ГК РФ[i]». Порой к этому добавляется, что «перечень отредактирован в соответствии с терминологией 9-й редакции МКТУ[ii], удалены дублирующие формулировки в соответствии с п. 3 ст. 1492 части IV ГК РФ».
Но это в лучшем случае. В худшем поступает запрос примерно следующего содержания: «Для дальнейшего делопроизводства по заявке заявителю необходимо правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 9-й редакции МКТУ такие-то позиции, отнесённые заявителем к такому-то классу, поскольку данные товары и/или услуги отсутствуют в перечне 9-ой редакции МКТУ в данной формулировке. В соответствии с п. 2.6 Положения о пошлинах[iii] за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак уплачивается пошлина в размере 3600 рублей. Если в 2-х месячный срок заявитель не представит ответ на данный запрос или ходатайство о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, заявка будет призвана отозванной».
При этом эксперта, как правило, не удовлетворяет вполне определённая формулировка товаров или услуг заявителя, по смыслу явно относящаяся к данному классу, но по каким-то причинам отсутствующая в действующей редакции классификатора.
Первые полученные нами запросы такого рода вызвали лёгкий шок. Возникли вопросы.
- Действительно ли в перечень заявленных товаров и услуг нельзя включать позиции, отсутствующие в действующей редакции классификатора?
- Почему за выполнение требования экспертизы фактически сократить перечень, исключив из него реально необходимые ему товары и услуги, заявитель должен ещё и платить?
Попробуем разобраться с первым вопросом – о допустимости формулировок товаров и услуг, не указанных в действующей редакции МКТУ.
В МКТУ много чего нет. Например, нет таких обыденных товаров, как «квас» или «пельмени», зато есть «яйца улитки» и «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Нет услуг торговли, осуществляемой магазинами. Правда есть довольно абстрактная формулировка «продвижение товаров (для третьих лиц)», которая больше относится к рекламе, во всяком случае, явно включает в себя рекламную деятельность.
Если заявителю нужны конкретные товары или услуги, разве не может он указать их в перечне? Неужели он вынужден довольствоваться чем-то более или менее близким, предусмотренным МКТУ? И вместо «пельменей» указывать «равиоли»? Но ему не нужны «равиоли», он производит «пельмени» и именно для их маркировки ему нужен знак.
Почему вместо «услуг магазинов» надо указывать «продвижение товаров [для третьих лиц]» - а это наиболее распространённое требование экспертизы? Заявитель открывает магазин, собирается торговать в розницу, а остальные услуги, по смыслу входящие в «продвижение» - рекламные, промоутерские и прочие – осуществлять не предполагает.
Обобщённый термин «продвижение товаров [для третьих лиц]» позволяет противопоставить заявке сходные обозначения рекламистов, тогда как говорить об однородности услуг магазинов и рекламных агентств было бы большой натяжкой. Во многих случаях корректировка перечня, предлагаемая экспертизой, просто лишает заявителя шанса на регистрацию!
Нововведения, которые сейчас пытается вводить экспертиза, противоречат многолетней практике регистрации знаков Роспатентом. Зарегистрированных знаков, в перечне услуг которых указаны таких позиции, как «реализация товаров» или «услуги магазинов» можно найти десятки тысяч. Хотя и в действующей, и в предыдущих редакциях МКТУ такие формулировки отсутствуют.
В конце концов, МКТУ - лишь инструмент, способствующий по возможности единообразному наименованию и классификации товаров и услуг. В перечнях МКТУ отсутствует множество товаров и услуг, широко применяемых в гражданском обороте. Это не означает, однако, что в отношении таких товаров и услуг правовая охрана товарным знакам не предоставляется.
Что говорит об этом законодательство? Введение в МКТУ (раздел «Общие замечания», подраздел «Товары», п. (а)) допускает применение и таких названий готовых изделий, которые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями». Такие товары «следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, и Алфавитном перечне товаров». Аналогичная норма п. (а) подраздела «Для услуг» предписывает так же поступать и с услугами, которые отсутствуют в МКТУ. Они классифицируются «по аналогии со сходными услугами» перечней классификатора.
Между тем, вводящее МКТУ Ниццкое соглашение[iv] - международный договор Российской Федерации. А такие договоры «являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации». Они применяются в гражданском законодательстве, и, в частности, к основаниям возникновения и порядка осуществления прав на средства индивидуализации, «непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта». «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора». Об этом прямо говорится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ и в ст. 2, 6 ГК РФ.
Получается, что нововведения Роспатента в части требования обязательного приведения формулировок товаров и услуг в соответствие с формулировками, содержащимися в МКТУ, противоречат действующему законодательству!
Рассмотрим второй вопрос. Должен ли заявитель платить за выполнение требования экспертизы как за внесение изменения, осуществляемого по его собственной инициативе? Даже если выполнение этого требования ущемляет притязания заявителя?
Это дискуссионный вопрос, и его хотелось бы вынести на обсуждение.
С одной стороны, Правила[v], предусматривающие в п. 14.3, что «при необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение», не содержат требования об уплате при этом пошлины за внесение изменений в материалы заявки.
Хотя в этом же пункте совершенно определённо указывается на необходимость доплаты недостающей суммы или ограничения притязаний заявителя (сокращения количества классов МКТУ) в случае, если «установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения».
С другой стороны, п. 2.6 приложения к Положению о пошлинах предполагает оплату пошлины в 3600 рублей за «внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак». Там не уточняется, по чьей инициативе, заявителя или эксперта, вносятся эти дополнений, уточнений, исправления.
Однако до последнего года нам ни разу не приходилось оплачивать требование экспертизы о корректировке перечня.
Наблюдается тревожная тенденция. Сегодня Роспатент берёт деньги за корректировку перечня в связи с тем, что в нём «неправильно» названы товары. Может быть, завтра экспертиза потребует заплатить пошлину за внесение изменений, поскольку в отношении части товаров выявлены ранние регистрации или заявки, в связи с чем эти товары следует исключить из перечня. Почему бы нет?
[i] Гражданский кодекс Российской Федерации.
[ii] Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, от 01.01.01 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.
[iii] Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000.
[iv] Ниццкое соглашение - Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 01.01.01 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.
[v] Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32.
